在专利代理实务中，优先权核实的标准经常被认为类似于“新颖性”的判断标准或者“修改超范围”的判断标准。近日，最高人民法院针对专利“用于治疗糖尿病的二肽基肽酶抑制剂”（专利号CN201210332314.2，以下简称“武田案”）的无效宣告案做出了二审裁决（（2021）最高法知行终344号）。笔者下面就该案的二审行政判决书简单探究优先权核实中“相同主题”的判断标准。

关于“优先权”，专利法第二十九条依次规定了外国优先权和国内优先权，如下：

“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”

从上述规定可知，在后申请能够享受在先申请的优先权的条件至少包括：（1）在后申请的提交必须在在先申请的申请日十二个月内（发明或实用新型）或六个月内（外观设计），（2）在先申请必须是首次申请，以及（3）在先申请与在后申请具有“相同主题”。

对于如何判断（3）在先申请与在后申请具有相同主题，《专利审查指南2023》第二部分第三章第4.1.2节给出了以下定义：“专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型”。该定义即为“四要素”原则，这可能是优先权核实的审查标准经常被认为类似于“新颖性”的判断标准的原因。

《专利审查指南2023》第二部分第八章第4.6.2节进一步规定，对于在先申请与在后申请具有“相同主题”的核实，需要“判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中”；而对于“清楚地记载”这一点，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可；但如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。这里采用的“直接和毫无疑义地得出”这一表述可能是优先权核实的审查标准通常被认为类似于“修改超范围”的判断标准的原因。

“武田案”明确了优先权相同主题的评判标准。

该涉案专利涉及一种用于治疗糖尿病的二肽基肽酶抑制剂，其授权的权利要求1为：

“1.化合物I在制备药物组合物中的用途，所述药物组合物通过口服给予日剂量为5毫克至250毫克的化合物I用于治疗Ⅱ型糖尿病，其中化合物I具有下式结构：

并且以药学上可接受的盐或游离碱的形式存在。”

该涉案专利要求US60/717,558（申请日为2005年9月14日）和US60/747,273（申请日为2006年5月15日）的优先权。

在涉案专利的无效宣告请求中，无效请求人提交了一份发明名称为“二肽基肽酶抑制剂”、申请日为2004年12月15日的专利申请公开文本WO2005/095381A1（以下称“证据4”），并指出，除了“日剂量为5毫克至250毫克”这一技术特征之外，该证据4公开了涉案专利的权利要求1的其他全部特征，而化合物的口服日剂量属于给药特征，仅体现在医生的用药过程中如何选择，对制药过程没有限定作用，不对权利要求的保护范围产生实质性影响。因此，证据4已经披露了与涉案专利权利要求1相同的主题，这使得涉案专利要求享有优先权的两件在先申请均已非首次申请。因此，涉案专利的权利要求1不能享有这两件在先申请的优先权。

“武田案”的争议焦点在于：涉案专利所要求的优先权是否成立，即证据4是否公开了与涉案专利相同的主题。更具体的争议点在于：“日剂量为5毫克至250毫克”这一技术特征在优先权核实中是否具有限定作用。

在本案的无效宣告请求的审查中以及后续的一审中，国家知识产权局和一审法院均认定“日剂量”这一技术特征对于物质的医药用途不具有限定作用，由此限定的权利要求并未产生不同于证据4的技术主题，因此涉案专利不能享有优先权。

但是，在本案的二审中，最高院认为在优先权核实中，应当考虑权利要求所限定的全部内容，包括“日剂量为5毫克至250毫克”这一给药特征，证据4因未记载该特征而不能构成本专利的相同主题的首次申请。

笔者认为，从上述判决结果来看，最高院首次明确了在优先权核实中判断在后申请与在先申请“是否属于相同主题”时，需考虑在后申请的权利要求所限定的技术方案的全部内容，以“直接、毫无疑义地得出”作为标准。其次，最高院也明确了优先权核实仅仅是为了确认能否以在先申请的申请日作为优先权日，从而在法律规定的情形下将该日期视为专利申请日，并不涉及可专利性的审查，因此不应在优先权核实中引入可专利层面上的考量因素。换言之，优先权核实是“新颖性”审查的前提，其“相同主题”的审查标准不同于新颖性的审查标准，并因此也不应引入新颖性的判断准则。

本案的上述判决结果不仅明确了优先权核实中“相同主题”的判断标准，也让笔者对要求保护诊断方法或者治疗方法的权利要求进行的修改有新的认识。国外的专利申请可能包括在当地专利实践框架下具有可专利性的涉及诊断方法或者治疗方法的权利要求。然而，这类权利要求中包括的诸多技术特征，例如给药对象、用量、时间间隔等，根据中国专利实践，对制药过程没有实质性影响而仅仅体现在用药过程中。当申请人以这些专利申请为基础通过巴黎公约途径或者PCT途径在中国提出专利申请时，申请人可以通过主动修改的方式或者在实质审查期间应审查员的审查意见将这类权利要求修改为瑞士型权利要求，以克服不授权主题这一缺陷。基于本案的教导，在将这类权利要求修改为瑞士型权利要求时，最好是尽可能地将这样的技术特征包括在权利要求中。尽管这样的技术特征可能因为其对制药过程没有实质性影响而不能使包含其的瑞士型权利要求具备新颖性，但它们在先于新颖性判断的优先权核实中有可能使在后申请能够要求在先申请的优先权，从而以在先申请的申请日为确定现有技术的日期，这一点对在后申请的新颖性和创造性的判断非常有利。有鉴于此，在对涉及诊断方法或者治疗方法的权利要求的改写过程中，不要认为某个或某些技术特征对权利要求的新颖性和创造性判断没有实质性影响就将其从权利要求中删除，因为删除这些技术特征可能会使得专利最终不能享有优先权而导致专利权人的利益受损。